La prima sezione civile della Cassazione, con l’ord. 20 luglio 2023, n. 21738, sancisce che in tema di conflitto fra segni distintivi, la nullità del marchio che appaia simile ad altro rinomato va accertata considerando la rinomanza di quest’ultimo alla data di deposito del primo; diversamente, nel giudizio di contraffazione, occorre che la rinomanza sia valutata rispetto al primo utilizzo del marchio registrato per secondo. La pronuncia in rassegna sancisce, inoltre, che, ai fini dell’accertamento della nullità della registrazione e dell’accertamento dell’uso vietato del segno che si assuma simile ad altro marchio denominativo precedentemente registrato, non rilevano le modalità di utilizzo del marchio denominativo di cui sia stata lamentata la contraffazione, dovendosi piuttosto guardare a come il detto segno sia stato depositato e registrato.
Tali principi di diritto sono stai enunciati dalla Suprema corte nell’ambito della controversia promossa dalla società titolare dei marchi “Valentino” e “Mario Valentino” nei confronti della convenuta, a propria volta titolare di due marchi recanti l’espressione “Valentina” per prodotti in cuoio ed affini; l’attrice domandava, fra l’altro, che venisse accertata la nullità di questi ultimi marchi, nonché la circostanza che l’utilizzo degli stessi configurasse un’ipotesi di contraffazione dei propri marchi. Ribaltando gli esiti dei due gradi del giudizio di merito, l’ordinanza qui riportata fornisce indicazioni significative in merito alla tutela del marchio di rinomanza che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), e dell’art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., che trovano rispondenza, rispettivamente, nell’art. 5, n. 3, lett. a), e nell’art. 10, n. 2, della direttiva 2015/2436/Ue. Entrambe le disposizioni, regolando, per un verso, l’accertamento della nullità del marchio e, per altro verso, il giudizio di contraffazione, mirano ad evitare che taluni marchi possano giovarsi della loro somiglianza ad altri rinomati.
Il marchio può dirsi notorio ogniqualvolta sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti da questo contraddistinti, senza che debba necessariamente ricorrere la grande popolarità caratteristica del marchio celebre . La Corte di giustizia ha altresì evidenziato come, affinché sia garantita la funzione identificativa del marchio, il titolare debba essere efficacemente tutelato dai concorrenti che vogliano beneficiare dalla reputazione di quest’ultimo. Infatti, la Suprema corte, nel caso di specie, osserva come l’illecito contraffattivo debba essere valutato rispetto al momento del primo utilizzo del marchio “Valentina”, piuttosto che con riferimento alla situazione corrente. Analogamente, si è escluso che lo stato attuale possa in alcun modo incidere sulla nullità del marchio; invero, perché il marchio antecedente possa avere effetto invalidante rispetto al successivo, lo stesso dovrà risultare rinomato alla data di deposito del secondo.
